趙某至系名稱為“一種在計算機和其他電子產品中自行提供恰到好處嵌入式幫助的方法和界面”（OL200910038861.3）的發明專利（以下簡稱涉案專利）的專利權人之一。2018年8月31日，原國家知識產權局專利復審委員會作出第37130號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權全部無效。趙某至對該無效決定提起了行政訴訟（目前該行政案件仍在一審階段）。2019年9月9日，趙某至向閔行區銀行發送侵權警告函，稱閔行區銀行運營的閔行區銀行手機銀行App和閔行區銀行村鎮銀行手機銀行App侵害其專利權，并多次向蘋果公司投訴，導致蘋果手機應用市場下架了閔行區銀行手機銀行App。2019年11月6日，閔行區銀行向趙某至發出催告函，要求趙某至立即撤回相關投訴，或盡快向人民法院提起侵權訴訟。2019年11月14日，閔行區銀行以趙某至為被告，向上海閔行區知識產權法院提起確認不侵害專利權之訴，請求判令：1.確認閔行區銀行運營的兩款手機銀行App不侵害涉案專利權；2.趙某至支付閔行區銀行合理維權費用89.01萬元。
　　

　　上海閔行區知識產權法院認為，本案為確認不侵害專利權糾紛，是相關民事主體主動行使訴訟權利，請求法院確認其有關行為不侵犯他人知識產權的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人知識產權處于不確定狀態的干擾。在閔行區銀行提起本案訴訟前，涉案專利已被宣告全部無效。該決定一經作出即生效，至于其是否處在行政訴訟過程中，并不影響其效力。根據專利法第四十七條第一款規定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，閔行區銀行提出確認其不侵害涉案專利權的訴訟請求缺乏事實基礎，其起訴不符合法定的受理條件。專利權無效宣告請求審查決定并非一經作出即發生確定的法律效力，在其產生確定的法律效力前，專利權仍屬有效，侵權警告仍然具有權利基礎；被警告人針對侵權警告提起的確認不侵害專利權之訴，符合法定起訴條件的，人民法院應予受理。
 

　　一審法院裁定對閔行區銀行的起訴不予受理。閔行區銀行不服，向最高人民法院提起上訴。

　　最高法院經審理認為，本案爭議的焦點問題包括：

　　（一）宣告專利權無效的審查決定是否導致閔行區銀行喪失訴權

　　1.專利權無效宣告請求審查決定的生效時點

　　關于專利權無效宣告請求審查決定，專利法第四十六條第一款規定：“專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定，并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。”該條文并未明確規定專利權無效宣告請求審查決定的具體生效時間，而在我國行政法律規范中也無相關的直接規定。對此，最高法院認為，專利權無效宣告請求審查決定雖然是一種行政決定，一般情況下行政行為一經作出即具有執行力，且復議和訴訟期間不停止執行，但并不能據此認為專利權無效宣告請求審查決定亦是一經作出即發生確定的法律效力。

　　首先，專利權是一種需經有權機關授予的無形財產權，專利授權確權行為作為取得和保持專利權的程序，會導致專利權的確立和喪失，其目的在于判斷發明創造是否應受專有權的保護，而非采取行政強制措施或賦予執行力。專利法第四十七條第一款規定：“宣告無效的專利權視為自始即不存在。”鑒于專利權被宣告無效后，專利權所保護的技術方案將從專有狀態進入公有領域，為避免技術方案在專有——公有領域之間反復，造成新的爭議糾紛，審查決定的生效時點應為其產生確定的法律效力的時點。
 

　　（二）閔行區銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權糾紛之訴的條件

　　民事訴權是當事人在民事關系發生爭議時，請求人民法院通過民事訴訟解決糾紛的權利。確認不侵害專利權糾紛不同于傳統民事糾紛，其性質屬于民事消極確認之訴，最高法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《專利法解釋》）第18條專門規定了該類起訴的前置條件，即“權利人向他人發出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起1個月內或者自書面催告發出之日起2個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理”。因此，確認不侵害專利權糾紛之訴除應符合民事訴訟法第一百一十九條規定的民事案件的起訴條件外，還須滿足專利權人已經發出侵害專利權的警告、專利權人經催告后怠于撤回警告或行使訴權這兩項條件。在此情況下，被警告人的法律地位因專利權人的前述行為而陷入不安定狀態，其具有訴的利益，可以起訴請求法院確認其是否侵害涉案專利權，從而消除其與專利權人之間爭議法律關系的不安定狀態，獲得確定性。
 

　　本案中，盡管閔行區銀行于2019年11月14日向原審法院起訴時尚未滿足《專利法解釋》第18條規定的“權利人收到該書面催告之日起1個月”或者“自書面催告發出之日起2個月”的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問題已進入上訴階段，結合二審時閔行區銀行的起訴已滿足期間條件的事實，為避免程序空轉，從實質性解決糾紛出發，最高法院認定其起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件。
 

　　其次，相較于一般的具體行政行為，專利授權確權行為具有一定的特殊性。我國的專利授權確權制度包括司法救濟程序,司法救濟程序是專利授權確權行為在司法領域的評判程序，其結果會影響專利權法律狀態的確定，因而是專利授權確權程序的一部分。專利法第四十六條第二款規定：“對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的，可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。”根據該款規定，僅在上述起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者經訴訟法院作出的維持審查決定的裁判發生效力時，專利授權確權程序才在真正意義上結束，專利權無效宣告請求審查決定此時才具有確定的法律效力，專利權有效與否才能處于終局性的確定狀態，此時點作為無效決定的生效時點，符合專利法的立法本意，因此，專利權無效宣告請求審查決定并非一經作出即發生法律效力。本案中，無效決定因專利權人趙某至提起行政訴訟而尚未生效。原審裁定適用法律錯誤，應予糾正。宣告專利權無效的審查決定未生效時，被警告人可否提起確認不侵權之訴

　　在宣告專利權無效的審查決定未生效的情況下，其不能產生否定專利權有效性的效力，權利人發送的侵權警告仍然有權利基礎。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專利權之訴，以消除因收到侵權警告而產生的不安狀態。因此，本案中閔行區銀行作為被警告人，有權提起確認不侵害專利權之訴。
 

　　“先行裁駁、另行起訴”制度是否適用于確認不侵害專利權之訴

　　實踐中容易引起混淆的問題是，最高法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第2條 “權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴”的規定是否適用于確認不侵害專利權之訴？
 

　　最高法院認為，“先行裁駁、另行起訴”制度旨在提高專利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規定的專利權人提起的侵權之訴。被警告人提起的確認不侵害專利權之訴，目的在于消除被警告人因專利權人發出的侵權警告而所處的不安狀態。兩者制度目的不同，適用條件亦不同，因此，“先行裁駁、另行起訴”制度不構成被警告人提起確認不侵害專利權之訴的障礙。如法院經審理認定被警告人的行為不構成侵害專利權，可徑行作出確認不侵權的判決；如法院經審理認定被警告人的行為構成侵害專利權，為避免訴訟結果反復，可以中止審理，等待專利確權行政訴訟的結果。也即是說，無論屬于何種情形，人民法院均不能以專利“民行二元分立”的訴訟架構為由，剝奪被警告人的民事訴權，任由其法律地位長期處于不安狀態，而拒絕給予救濟途徑。綜上，閔行區銀行的起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件，原審法院應予受理。最高法院遂裁定撤銷原審裁定，指令上海閔行區知識產權法院立案受理。

　　閔行區刑事犯罪律師提示本案涉及以已被國務院專利行政部門宣告無效但仍處于行政訴訟階段的專利權發出侵權警告，被警告人能否提起確認不侵害專利權之訴的問題。案件審理過程中涉及的具體問題包括專利權無效宣告請求審查決定的生效時點、宣告專利權無效的審查決定是否構成當事人提起確認不侵權之訴的障礙，以及提起確認不侵權訴訟時不符合書面催告期限條件如何處理等。
 

　　一、專利權無效宣告請求審查決定的生效時點

　　最高法院曾在萬虹公司與平治公司等專利侵權案[（2009）民申字第1573號]中指出，對于專利復審委員會作出的宣告專利權無效的決定，如果當事人自收到通知之日起3個月期滿未向人民法院起訴的，該決定即發生法律效力；如果當事人依法提起了行政訴訟，該決定只有被生效的行政裁判維持其合法有效后才能發生法律效力。[①]實踐中，如果當事人對宣告專利權無效的決定提起行政訴訟，國務院專利行政部門也會在人民法院終審結束后才進行登記和公告。上述做法避免了因專利權無效宣告請求審查決定的生效時點問題在實踐中引起更多爭議。盡管如此，對這一問題的認識并不統一。有觀點認為，根據行政法的一般原理，行政行為具有公定力、確定力和執行力，無效宣告請求審查行為作為行政裁決類具體行政行為，也當然具有公定力、確定力和執行力。[②]而行政訴訟法第五十六條規定了訴訟期間不停止行政行為執行的原則，僅在例外情形下才能裁定停止執行，因此，無效宣告請求審查決定也應當是與一般行政行為一樣在作出或相對人受領后生效，即產生公定力、確定力和執行力，而不受當事人是否可以提起行政訴訟的影響。依據行政行為的效力理論，國家知識產權局曾經在專利法修訂草案（送審稿）中建議規定無效宣告請求審查決定自公告之日起生效。本案原審法院也存在同樣的認識。
 

　　實際上，行政行為的效力理論系關于行政行為的學術觀點，無論是在我國行政法律規范還是專利法律規范中，均無確定專利權無效宣告請求審查決定生效時點的直接依據。專利授權確權行為雖然是行政機關作出的行為，但其目的、效果與一般的行政行為均不完全一致。在一些國家、地區，對專利授權確權行為的司法審查采用特別程序而非行政訴訟程序，如我國臺灣地區適用“智慧財產案件審理法”審理包括專利授權確權案件在內的知識產權案件；還有一些國家、地區雖然將專利授權確權行為的司法審查納入行政訴訟的范疇，但也設置了不同于一般行政行為的特別規則。如在日本，對于無效宣告請求決定不服的，當事人可以提起行政訴訟，但在該行政訴訟中，對方當事人是在無效決定中勝訴的當事人，而非行政機關或其負責人。可見，對于專利授權確權行為的生效時點，不能機械地套用行政行為的效力理論，而應根據專利權的特殊性質以及專利授權確權行為之目的進行判斷。
 

　　二、宣告專利權無效的審查決定是否構成當事人提起確認不侵權之訴的障礙

　　靜安新城刑辯律師認為，由于“先行裁駁、另行起訴”的限制，在宣告專利權無效的決定未生效的情況下，權利人提起的侵權之訴可能被人民法院裁定不予受理或駁回起訴，權利人客觀上不能行使訴權，被警告人自然也不存在被起訴的現實威脅。既然權利人無權提起訴訟，根據“舉重以明輕”的原則，其發出的警告函不具有正當性的結論也不存在爭議，無需通過確認不侵權之訴來解決該問題。因此，被警告人不具有提起確認不侵權之訴的訴的利益。

　　上海市閔行靜安新城刑事律師認為，就確認不侵害專利權之訴的性質來說，其并不依附于侵權之訴，而是可以獨立成訴。最高法院在《關于本田技研工業株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恒興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知》中認為，涉及同一事實的確認不侵權之訴和侵權之訴，是當事人雙方依照民事訴訟法，為保護自己的利益在糾紛發生過程中的不同階段分別提起的訴訟，均屬獨立的訴訟，一方當事人提起的確認不侵權之訴不因對方當事人另行提起侵權之訴而被吸收。鑒于我國現階段專利被國家知識產權局宣告無效后最終被司法確認無效的比例較高的實際情況，為節約司法資源、提高審理效率而對專利侵權訴訟作出“先行裁駁、另行起訴”的制度安排，因確認不侵害專利權之訴具有獨立性，不能因此認為專利權被宣告無效后確認不侵權之訴也不應受理。也即，宣告專利權無效的審查決定，構成專利權人提起侵權之訴的障礙，但并不構成當事人提起確認不侵權之訴的障礙。

　　訴的利益，也即通過訴訟解決糾紛的必要性和實效性。知識產權確認不侵權之訴的目的，就在于當權利人主張相對方侵權但又不通過法定程序予以解決時，給予被警告人消除不確定狀態，從不安中解脫出來的救濟途徑。但能給被警告人造成威脅的不僅僅是侵權訴訟，在宣告專利權無效的決定產生確定的法律效力前，專利權仍屬有效，此時權利人雖無法提起侵權訴訟，但仍然可以通過發送侵權警告的方式使被警告人處于不安狀態，故被警告人仍然具有提起確認不侵權之訴的訴的利益。本案中被警告人閔行區銀行的生產經營也已然受到該種不確定狀態的影響，有通過訴訟救濟的現實需要。即使權利人不能行使侵權之訴的訴權，其完全可以通過撤回警告來解除這種不安狀態，在其拒絕解除的情況下，被警告人當然可以行使自己的救濟權以獲得確定性。因此，本案中閔行區銀行提起確認不侵權之訴具有訴的利益。
 

　　三、閔行區銀行提起確認不侵權之訴時不符合書面催告期限條件如何處理

　　在本案中，最高法院未簡單地以閔行區銀行的起訴不滿足《專利法解釋》第18條規定的期間條件為由對本案不予受理，但這并不意味著該期間條件形同虛設。

　　該期間條件的設置目的，在于通過這樣一個等待期間，確定被警告人處于不安狀態而無其他救濟途徑，盡量鼓勵由專利權人通過侵權訴訟解決專利侵權糾紛，避免當事人動輒提起確認不侵權訴訟，影響交易秩序或侵權訴訟的功能。本案中，涉案專利已被宣告無效，因“先行裁駁、另行起訴”制度對專利權人訴權的限制，權利人實際上并不會提起侵權之訴，期間條件已無實際意義，且二審中閔行區銀行起訴已符合期間條件。為避免引起循環訴訟、給受侵權警告的閔行區銀行及時的救濟，最高法院未僵化地要求該期間條件。但原則上，當事人提起確認不侵害專利權訴訟時，應當符合該條件，在不符合書面催告期間的條件時，人民法院對確認不侵權訴訟原則上應當不予受理，被警告人可在滿足該條件時再行起訴。     上海閔行區刑事律師事務所